Μerek Pierre Cardin pernah didaftarkan seseorang  di Indonesia untuk aki (accu) mobil. Semua orang rasanya kenal merek Pierre Cardin. Cardin terkenal sejagad sebagai perancang mode, tapi ketika  merek tersebut untuk aki (accu) apakah pembeli akan memandang aki yang dibelinya berasal dari Pierre Cardin.  Masyarakat bisa membedakannya. Berdasarkan UU Merek maka Kantor HKI akan menolak pendaftaran si peniru kalau masih dalam proses pengajuan permohonan. Kalau sudah terdaftar maka Cardin bisa mengajukan gugat pembatalan merek terdaftar lokal itu, tanpa melihat barangnya sejenis atau tidak.  Soal ini mudah dipecahkan berhubung Cardin sudah dikenal sejagad.  Contoh menarik,  seorang bernama Fendi lalu mendaftarkan merek Fendi untuk jenis barang tekstil atau konveksi.  Apakah merek Fendi milik perancang busana Fendi Paola  berhak menuntut.  Banyak masalah timbul misal kalau merek itu terkenal dalam kelompok masyarakat tertentu saja sedang di kelompok lain sama sekali tak pernah didengar.  Apakah ini bisa disebut merek terkenal yang kemudian bisa mengesampingkan merek yang sama atau mirip?  Apakah sebenarnya batasan merek terkenal itu.? Apa yang bisa menjadi pedoman untuk menentukan terkenal atau tidak ?

Dari Konvensi Paris sampai TRIPs

Pertama perlu diingat bahwa Konvensi Paris (Uni Paris) dan kemudian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs ) nya WTO telah diakomidir dan berlaku di Indonesia. (Selanjutnya tulisan Michael Blakeney “Protection of Well-known Trademark” akan dipakai sebagai rujukan untuk uraian ini.)

Konvensi Paris Pasal 6bis (1) – Untuk perlindungan merek terkenal negara Konvensi dapat :
– menolak atau membatalkan pendaftaran atau melarang pemakaian suatu merek yang mengandung reproduksi, peniruan, penterjemahan, membuat meneyesatkan, atas suatu merek yg dipandang sebagai merek terkenal di suatu negara peserta konvensi, tanpa memandang digunakan utk barang yg sama atau sejenis. Ketentuan ini juga berlaku walaupun hanya  suatu bagian penting saja dari suatu merek merupakan repoduksi atau jiplakan  merek terkenal milik pihak lain.

Lalu Pasal 6 bis 2 menentukan jangka waktu 5 tahun untuk membatalkan pendaftaran tanpa hak tsb kalau  merek-merek itu didaftar atau digunakan dengan itikad tidak baik. Sedangkan Pasal 6 bis 3 menentukan tak ada batas waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan atau pelarangan suatu merek terkenal tanpa hak.

Pasal 2 TRIPs mewajibkan anggota WTO memenuhi Pasal 1 sampai 12 Konvensi Paris.  Selanjutnya dalam Pasal 16.2 TRIPs disebutkan bahwa Pasal 6bis Konvensi Paris 1967 berlaku juga untuk merek jasa. Pasal 16.3 menentukan Pasal 6 bis diterapkan juga kepada barang dan jasa untuk suatu merek yang terdaftar.

Tujuan TRIPs menciptakan perlindungan merujuk Pasal yg relevan dalam Konvensi Paris adalah agar perlindungan dapat terjamin walaupun tanpa pendaftaran dalam suatu jurisdiksi.  Masalah perlindungan merek terkenal biasanya timbul dalam pasar yang baru, negara yang sebelumnya  telah berhubungan dengan pedagang asing atau yang dengan peningkatan ekonomi menjadi daya tarik bagi suplier barang bermerek.

“Terkenal” rumusannya apa?

TRIPs maupun Konvensi Paris dengan peraturan perundangan negara selalu berkaitan dengan merek terkenal tapi tetap membiarkan konsep merek terkenal tanpa definisi. Situasi makin membingungkan karena ada pula yang memberi tingkatan keterkenalan.

Misal,  Kitab UU HKI Prancis membedakan antara :
1) kelompok “terkenal” di satu cabang tertentu  dimana merek tersebut  telah diakui oleh suatu kelompok besar dari suatu lingkaran produksi, penjualan atau pemakaian barang-barang dimaksud dan sudah secara jelas dipandang sebagai asal usul barang tersebut.
2) kelompok “famous” (‘renomme’) dimana suatu merek sudah dikenal luas secara internasional, mendunia.

Di Brazil, Kitab UU HKI nya memberi perlindungan khusus pada merek terkenal (notorius). Untuk memperoleh perlindungan ini diperlukan pendaftaran formal berdasarkan pengenalan masyarakat tingkat menengah keatas (fairly high level public).

European Community (EC) dalam Directive 21 Desember 1988 merumuskan ‘terkenal’ dalam pengertian kalimat yang digunakan dalam Pasal 6 bis Paris.  Inggeris yang menyesuaikan dengan Directive tsb dalam Section 56(1) Trademarks Act 1994 menunjuk pada merek ‘yang berhak atas perlindungan berdasarkan Konvensi Paris sebagai merek terkenal adalah merek yang sudah terkenal  di Inggeris. Kalau tidak terkenal di Inggeris maka dianggap tidak terkenal. Perlindungan juga diperluas kepada penduduk atau yang berdomisili di negara Konvensi, atau mempunyai usaha komersial yang ril dan efektip di satu negara konvensi, tanpa memandang orang tersebut menjalankan usahanya, atau memiliki suatu goodwill di Inggeris.’

Kemudian Majelis Umum WIPO dan Majelis Uni Paris mengeluarkan Joint Resolution (Resolusi Bersama) bulan September 1999. Tetapi anehnya Resolusi inipun juga tidak mendefinisikan merek terkenal melainkan membuat suatu daftar sejumlah faktor untuk menentukan suatu merek tercakup dalam kategori tersebut.  Kategorinya sbb: derajat pengetahuan atas merek, jangka waktu dan luas pemakaian merek, jangka waktu dan luas dari publisitasnya, banyaknya pendaftaran di seluruh dunia, diligence dimana pemiliknya dapat membuktikan bahwa ia sudah mempertahankan mereknya atas para peniru dan nilai merek tersebut.

Reputasi merek di masyarakat

Dalam Pasal 16.2 TRIPs ditentukan bahwa untuk menentukan merek terkenal atau tidak harus dipertimbangkan pengetahuan masyakarakt atas merek tersebut di sektor/bidang yang bersangkutan .
Sedang dalam Pasal 2 (2) WIPO Joint Resolution disebut bahwa sektor terkait dari masyarakat harus mencakup:

(1) Konsumen aktual dan atau potensial dari jenis barang atau jasa dimana merek itu ada.
(2) Orang-orang yang terlibat pada saluran distribusi jenis barang atau jasa
(3) Lingkaran bisnis yang berhadpaan dengan barang dan jasa tsb.

Juga ditentukan bahwa kalau suatu merek sudah ditetapkan terkenal paling tidak pada satu sektor terkait dari masyarakat di salah satu negara anggota maka akan dianggap sama terkenal oleh seluruh negara anggota.

Pembuktian dengan survei pasar dipakai untuk menunjukkan reputasi suatu merek.  Orang yang disurvei menjadi penting untuk menemukan reputasi.  Misalnya dalam Perkara LEGO. Pabrik mainan konstruksi dengan yang saling kunci (interlocking) dari Denmark dituntut karena passing off oleh suatu perusahaan di Israel produsen peralatan irigasi terkunci.  DI Inggeris pengadilan menemukan dasar bagi Penggugat dengan survei pasar orang yang mau beli mainan.  Di lain pihak, perkara yang sama berlangsung di Australia, dimana pengadilan menyatakan tergugat berhak atas dasar survei para pembeli peralatan irigasi.
Penjelasan WIPO Joint resolution menyarankan bahwa konsumen barang dan jasa harus dilihat dalam makna yang  luas dari istilah itu. Tidak terbatas pada orang-orang yang secara aktual dan fisik mengkonsumsi produk tersebut. Karena sifat barang dan jasa dimana merek itu berlaku bisa dipandang beragam. Konsumen aktual dan atau potensial dapat berbeda disetiap kasus. Kelompok konsumen aktual atau potensial dapat diidentifikasi dengan bantuan parameter seperti kelompok target untuk barang dan jasa yang berhubungan dengan merek yang digunakan atau kelompok pembeli aktual. Saluran distribusi bisa sangat berbeda tergantung pada sifat barang dan jasa. Barang tertentu yang dijual di supermarket dapat dengan mudah diperoleh konsumen.  Barang lain  disalurkan melalui dealer yang ditunjuk atau agen-agen penjualan yang langsung pada bisnis konsumen atau rumah konsumen. Artinya, suatu survei diantara konsumen tertentu yang  belanja di supermarket mungkin tidak bisa jadi petunjuk yang baik guna menentukan sektor masyarakat yang bersangkutan sehubungan dengan suatu merek barang yang secara eksklusif dijual melalui pos surat.
Lingkungan bisnis  barang atau jasa dimana merek itu berada pada umumnya terdiri dari importir, perkulakan, pemegang lisensi atau francise yang tertarik atau pun bersedia untuk melakukan deal.

Pentingnya iklan

Pasal 16.2 juga menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil promosi merek, menentukan merek itu terkenal.  Maka bukti-bukti sejumlah biaya iklan dan cakupan penyebaran iklan masyarakat yang menjadi target akan jadi pertimbangan.

Faktor penentu lainnya

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah :
1.sejarah pendaftaran merek termasuk tanggal pertama kali didaftar di negara itu
2.cakupan pendaftaran global
3.temuan tentang reputasinya dalam oposisi dan oleh pengadilan
4.nilai merek sebagai aset dalam pembukuan perusahaan

Faktor yang tidak perlu

Resolusi WIPO menyebutkan hal-hal atau keadaan yang tidak dipakai sebagai syarat menentukan terkenal :
i) merek sudah dipakai atau merek sudah terdaftar ataupun permohonan merek telah diajukan di negara anggota
ii) merek sudah terkenal atau ataupun permohonan merek telah diajukan di negara bukan anggota
iii) merek sudah terkenal pada masyarakat luas di negara anggota

Iklan